Получение лицензия гк рф

Рубрики Новости

Какой вид лицензии выбрать лицензиату

С.П. Рогожин, В.Ю. Перелыгин, А.Г. Баринов

При заключении лицензионного договора важно не только согласовать его существенные и иные условия, но и определить вид получаемой лицензии:

  • простая (неисключительная) лицензия;
  • исключительная лицензия.

Практическое значение состоит в том, появится ли у лицензиата монопольное (эксклюзивное) право использовать объект интеллектуальной собственности. Или же контрагент (лицензиар) сможет предоставить аналогичную лицензию другим лицам, а кроме того, оставить за собой право самостоятельно использовать этот объект интеллектуальной собственности.

Описанные ниже правила помогут понять, какой из этих трех вариантов будет оптимальным в каждом конкретном случае. После того как лицензиат выбрал нужный вид лицензии, необходимо правильно сформулировать такое условие в договоре. О том, как это сделать, см. отдельную рекомендацию Как лицензиату согласовать условие о виде получаемой лицензии.

Да, нужно. Это позволит получить необходимый лицензиату объем прав.

С одной стороны, условие о виде лицензии не относится к существенным. А значит, отсутствие этого условия не повлечет за собой риск того, что в случае спора суд признает договор незаключенным или недействительным.

С другой стороны, отсутствие условия о виде лицензии, скорее всего, не будет соответствовать интересам лицензиата.

Ведь если лицензионный договор не будет конкретизировать его вид (т. е. стороны не согласуют условия ни о простой, ни об исключительной лицензии), то будет считаться, что лицензиар выдал простую (неисключительную) лицензию (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

Вместе с тем, лицензиату, напротив, чаще всего выгоднее получить исключительную лицензию. Чтобы сделать это, в договоре необходимо прямо указать на исключительный характер лицензии.

Если же лицензиат изначально согласен получить простую лицензию, отсутствие в договоре условия о виде лицензии не повлечет за собой негативных для лицензиата последствий.

Преимущества исключительной лицензии

Как правило, лицензиату имеет смысл выбрать исключительную лицензию. Это объясняется тремя причинами.

Во-первых, лицензиат полностью обезопасит себя от того, что иные лица, за исключением лицензиара, будут вправе использовать объект теми же способами, которые предоставлены лицензиату. Другими словами, лицензиат избавит себя от возможных конкурентов, поскольку получит монопольное право использовать объект в установленных договором пределах. Например, лицензиат может получить эксклюзивное право размещать товарный знак на реализуемых товарах. Вероятно, такое использование товарного знака позволит существенно увеличить выручку от продаваемого имущества (особенно если товарный знак известен на уровне бренда).

В свою очередь, при выборе простой лицензии всегда есть риск того, что другие лица получат такие же права, какие приобрел лицензиат. Иными словами, лицензиар, выдавший простую лицензию, вправе заключить с другими лицами лицензионные договоры, аналогичные договору с лицензиатом. В итоге интересы лицензиата могут оказаться нарушенными.

Во-вторых, у лицензиата появится возможность запретить лицензиару самостоятельно использовать объект интеллектуальной собственности теми способами, которые предоставлены лицензиату.

Причем такой запрет будет считаться установленным уже по умолчанию, то есть в ситуации, когда лицензионный договор не будет содержать условия об использовании объекта лицензиаром (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ). До 1 октября 2014 года лицензиату приходилось добиваться того, чтобы запрет на использование объекта лицензиаром был прямо предусмотрен в договоре (впрочем, сейчас положение о таком запрете тоже имеет смысл сформулировать, но делать это необязательно).

Ранее (до 1 октября 2014 года) действовали следующие правила: если лицензионный договор прямо не запрещает лицензиару, выдавшему исключительную лицензию, самостоятельно использовать объект в предоставленных лицензиату пределах, считается, что лицензиар имеет право на такое использование (п. 14 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; далее – постановление № 5/29).

Сейчас же все наоборот: по умолчанию лицензиару, выдавшему исключительную лицензию, запрещено использовать объект в предоставленных пределах (п. 8 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

При получении же простой лицензии запретить лицензиару самостоятельно использовать объект не удастся. Даже если лицензиат, получающий такую лицензию, включит в договор условие о запрете на использование объекта лицензиаром, в случае спора суд не примет это условие во внимание.

В-третьих, лицензиат сможет защитить свои права от нарушителей (третьих лиц) гораздо большим количеством способов по сравнению с ситуацией, когда лицензиат получил простую лицензию.

Так, закон позволяет лицензиату, получившему исключительную лицензию, воспользоваться способами защиты, которые предусмотрены в статьях 1250 и 1252 Гражданского кодекса РФ (ст. 1254 ГК РФ).

Лицензиат, обладающий исключительной лицензией, может предъявить к нарушителю (третьему лицу) следующие требования:

  • признать право – если лицо отрицает или иным образом не признает право использования объекта, нарушая тем самым интересы лицензиата (подп. 1 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);
  • пресечь действия, нарушающие право или создающие угрозу его нарушения, – если лицо совершает такие действия, осуществляет необходимые приготовления к ним либо может их пресечь (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);
  • возместить убытки – если лицо неправомерно использует объект и причиняет тем самым ущерб лицензиату (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). В некоторых случаях вместо убытков закон позволяет взыскать компенсацию (ст. 1301, 1311, п. 4 ст. 1515, п. 2 ст. 1537 ГК РФ). Лицензиату взыскать ее, как правило, гораздо проще, чем убытки, поскольку не надо доказывать размер убытков (п. 3 ст. 1252 ГК РФ);
  • изъять материальные носители объекта интеллектуальной собственности – если лицо изготавливало, хранило, перевозило, продавало, иным образом распространяло такие носители (подп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);
  • опубликовать решение суда о допущенном нарушении с указанием лицензиата, то есть лица, получившего право использовать объект на условиях исключительной лицензии (подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).

Кроме того, лицензиат, получивший исключительную лицензию, вправе:

  • настаивать на принятии обеспечительных мер в порядке обеспечения иска по делу о нарушении исключительного права (п. 2 ст. 1252 ГК РФ);
  • требовать признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания или промышленному образцу. Это возможно, если такие объекты оказываются тождественными (либо сходными до степени смешения) и в результате такого тождества (сходства) могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты (п. 6 ст. 1252 ГК РФ).

Помимо этого закон не запрещает лицензиату обращаться к прокурору, чтобы тот подал в суд исковое заявление о ликвидации нарушителя – юридического лица или прекращении деятельности нарушителя – индивидуального предпринимателя (ст. 1253 ГК РФ).

Как показывает практика, лицензиатам довольно часто приходится защищать свои права этими способами (см., например, постановления Суда по интеллектуальным правам от 5 марта 2014 г. № С01-6/2014 по делу № А27-9135/2013, от 27 февраля 2014 г. № С01-87/2014 по делу № А32-13452/2012, от 19 февраля 2014 г. № С01-504/2013 по делу № А60-15399/2013).

ООО «К.» (лицензиар) заключило с ЗАО «К.» (лицензиат) лицензионный договор, по которому лицензиат получил право использования нескольких музыкальных произведений (в т. ч. путем их воспроизведения, распространения, публичного исполнения и т. д.). Стороны установили, что договор заключен на условиях исключительной лицензии.

Позднее лицензиат узнал о том, что индивидуальный предприниматель С. (третье лицо) реализует диски, содержащие некоторые музыкальные произведения из того списка, который был указан в лицензионном договоре. Причем предприниматель никаких прав на использование произведений (в т. ч. на их распространение путем продажи) не получал.

Посчитав, что действия третьего лица нарушают интересы лицензиата, ЗАО «К.» обратилось в суд с иском о взыскании с предпринимателя компенсации.

Один из доводов, которые привел ответчик, сводился к тому, что лицензиат не является обладателем исключительных прав на произведения, а значит, не может требовать выплаты компенсации.

Суд не согласился с таким доводом. Поскольку ЗАО «К.» выступает в роли лицензиата, получившего исключительную лицензию, оно вправе защищать свои права способами, которые предусмотрены в статье 1252 Гражданского кодекса РФ (ст. 1254 ГК РФ). В частности, лицензиат может потребовать от нарушителя выплатить компенсацию (п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

Вместе с тем, лицензиату надо понимать, что защитить права удастся только в отношении тех объектов, способов и территорий использования, которые предусматривает лицензионный договор. Другими словами, если третье лицо будет использовать объект в объеме, не предоставленном лицензиату, тот не сможет воспользоваться способами защиты, которые перечислены в статье 1254 Гражданского кодекса РФ.

ООО «H.» (лицензиар) заключило с ООО «О.» (лицензиат) лицензионный договор, по которому лицензиар предоставил право использования товарных знаков для маркировки пива, производимого лицензиатом. Стороны установили, что договор заключен на условиях исключительной лицензии.

Позднее лицензиат узнал о том, что ООО «Д.» (третье лицо) ввезло в Россию пиво с размещенным на нем товарным знаком, который был указан в лицензионном договоре. Причем ООО «Д.» никаких прав на использование товарного знака не получало.

Посчитав, что действия третьего лица нарушают интересы лицензиата, ООО «О.» обратилось в суд с требованиями:

  • защитить права на товарный знак;
  • запретить ООО «Д.» совершать действия по использованию товарного знака, в том числе ввозить на территорию России товары с размещенным на них товарным знаком;
  • взыскать с ООО «Д.» компенсацию.

Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования. В частности, он признал, что ООО «Д.» нарушило право лицензиата использовать товарный знак.

Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами. Он сослался на статью 1254 Гражданского кодекса РФ, которая, в частности, позволяет лицензиату предъявить к нарушителю требование о взыскании компенсации (п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Суд по интеллектуальным правам, рассматривающий дело в кассационном порядке, занял иную позицию. Он решил, что у истца отсутствует субъективное право, подлежащее защите. Так, лицензиат получил право использовать товарные знаки конкретным способом – путем маркировки производимого пива. Следовательно, действия ответчика не затрагивают права, которые возникли у истца на основании лицензионного договора. В результате Суд по интеллектуальным правам отменил решения судов нижестоящих инстанций и отказал истцу в удовлетворении требования (постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2013 г. № С01-1/2013 по делу № А40-95929/2011).

Если же лицензиат получит простую лицензию, он вовсе не сможет защитить свои права способами, предусмотренными в статьях 1250 и 1252 Гражданского кодекса РФ (п. 27 постановления № 5/29). Такой лицензиат будет вправе лишь обратиться к прокурору с целью того, чтобы тот подал в суд исковое заявление о ликвидации нарушителя – юридического лица или прекращении деятельности нарушителя – индивидуального предпринимателя (ст. 1253 ГК РФ). Также можно будет уведомить лицензиара о том, что его интеллектуальные права нарушены третьим лицом, после чего лицензиар (правообладатель) будет вправе сам предъявить к нарушителю соответствующее требование (например, о взыскании компенсации).

Лицензиар предоставляет лицензиату право использовать музыкальное произведение «Альфа» путем публичного исполнения на территории России. Стороны заключают договор на условиях исключительной лицензии.

Это означает, что впоследствии лицензиар:

1) будет не вправе заключить с другим лицом (лицами) аналогичный лицензионный договор, то есть предоставить право использовать произведение «Альфа» путем публичного исполнения в России;

2) не сможет самостоятельно использовать произведение путем публичного исполнения (при условии, если договор не будет прямо предусматривать право лицензиара публично исполнять произведение).

При этом лицензиат получит возможность самостоятельно защитить право на публичное исполнение, если это право нарушит третье лицо.

Ситуации, когда может понадобиться получить простую (неисключительную) лицензию

Несмотря на преимущества исключительной лицензии, бывают ситуации, когда лицензиату приходится соглашаться заключать лицензионные договоры на условиях простой лицензии.

Такие ситуации можно условно разделить на две группы в зависимости от того, какая из сторон договора наиболее заинтересована в предоставлении простой лицензии: лицензиат или лицензиар.

Простая лицензия соответствует интересам лицензиата

Во-первых, бывают случаи, когда лицензиату стоит выбрать только простую лицензию.

Компания, разработавшая компьютерную программу и получившая исключительное право на нее, входит в одну группу лиц с компаниями, которые специально созданы для распространения программы среди конечных пользователей. Если одна из компаний-распространителей получит право продавать экземпляры программы на условиях исключительной лицензии, другие компании реализовать программу по лицензионному договору не смогут. А это будет противоречить интересам всех компаний, входящих в группу лиц.

Во-вторых, возможны ситуации, когда лицензиату нет смысла настаивать на выдаче исключительной лицензии. Другими словами, вид лицензионного договора особого значения не имеет.

Организатор кинофестиваля намерен провести показ фильма, исключительное право на который принадлежит другому лицу. По этой причине организатор (лицензиат) заключает с правообладателем (лицензиаром) лицензионный договор с целью получить право на разовое публичное исполнение (показ с сопровождением звуком на экране с помощью пленки) аудиовизуального произведения на конкретном фестивале и в конкретный день.

Предполагается, что другие лица осуществлять показ кинокартин в рамках фестиваля не будут. Следовательно, лицензиату нет смысла настаивать на том, чтобы договор был заключен именно на условиях исключительной лицензии. Другими словами, лицензиату не нужно добиваться получения монопольного права на публичное исполнение фильма.

В-третьих, лицензиат может согласиться на получение простой лицензии лишь в целях экономии: размер лицензионного вознаграждения в этом случае обычно меньше, чем при предоставлении исключительной лицензии.

Простая лицензия соответствует интересам лицензиара

Зачастую лицензиар готов заключить лицензионный договор лишь на условиях простой лицензии.

Нередко лицензиар отказывается выдавать исключительную лицензию, поскольку считает, что заключение лицензионного договора на таких условиях нарушит его интересы:

  • он лишится права заключать с другими лицензиатами аналогичные лицензионные договоры (т. е. в отношении того же объекта интеллектуальной собственности и тех же пределов его использования) и, следовательно, не сможет получить дополнительное лицензионное вознаграждение;
  • у него появится риск того, что он будет не вправе самостоятельно использовать объект интеллектуальной собственности способами, предоставленными лицензиату.

В такой ситуации лицензиат может попытаться убедить лицензиара выдать исключительную лицензию. В частности, лицензиат, заинтересованный получить именно исключительную лицензию, может пойти на ряд уступок:

1) сузить круг способов использования объекта интеллектуальной собственности до тех пределов, которые устраивали бы лицензиара;

Обладатель исключительного права на музыкальное произведение (лицензиар) намерен предоставлять право на публичное исполнение произведения широкому кругу лиц.

Лицензиат заинтересован получить исключительную лицензию на использование произведения указанным способом, но только в пределах Московской области и только для случаев живого исполнения.

В этой ситуации лицензиат может предложить лицензиару выдать исключительную лицензию в следующих пределах: «Использование музыкального произведения путем его публичного живого исполнения на территории Московской области». Причем лицензиару стоит пояснить, что если он согласится заключить лицензионный договор на таких условиях, то сохранит за собой возможность предоставлять другим лицам право:

  • публично исполнять произведение на территории Московской области с помощью технических средств (радио, телевидения и т. д.);
  • публично исполнять произведение любым способом (включая живое исполнение) на любой территории, за исключением Московской области.

2) дать гарантию того, что лицензионный договор не будет ограничивать лицензиара в праве самостоятельно использовать объект интеллектуальной собственности. Другими словами, лицензиат может согласиться включить в договор условие об использовании объекта лицензиаром.

Если лицензиату не удастся убедить лицензиара предоставить исключительную лицензию, но при этом договор все равно необходимо будет заключить, то лицензиату придется согласиться на выдачу простой лицензии.

Сочетание двух видов лицензии

Закон позволяет лицензиату получить в отношении одного и того же объекта интеллектуальной собственности сразу две лицензии – простую и исключительную. Однако сделать это можно лишь при условии, если лицензии будут предоставлены в отношении разных способов использования объекта (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).

Например, в договоре, заключаемом в отношении фонограммы, можно указать, что лицензиар предоставляет лицензиату право использовать объект в следующих пределах:

  • распространять фонограмму путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров – на условиях исключительной лицензии;
  • воспроизводить и публично исполнять фонограмму – на условиях простой лицензии.

Договор, предусматривающий выдачу разных лицензий в отношении различных способов использования, будет считаться действительным и не содержащим противоречий.

Если предоставление права использования по такому договору потребуется зарегистрировать, регистрирующий орган будет не вправе отказать в регистрации. К такому выводу, в частности, пришел Президиум ВАС РФ в постановлении от 12 марта 2013 г. № 13921/12 (несмотря на то что на момент рассмотрения спора регистрации подлежал не факт предоставления права, а сам лицензионный договор, выводы суда остаются актуальными и в настоящее время).

ООО «М.» (лицензиар) подписало с ООО «К.» (лицензиат) лицензионный договор в отношении изобретения. В частности, лицензиар выдал лицензиату исключительную лицензию на использование изобретения тремя способами – на трансформаторах малой, средней и большой мощности. При этом стороны установили, что лицензиар оставляет за собой право заключать с другими лицами лицензионные договоры о предоставлении права использовать изобретение способами, не указанными в лицензионном договоре с ООО «К.».

Поскольку лицензионный договор, заключенный в отношении изобретения, требует государственной регистрации (ст. 1369 ГК РФ), лицензиар представил в Роспатент необходимые для регистрации документы. Однако Роспатент отказался проводить регистрацию.

Лицензиар посчитал действия Роспатента незаконными и обратился в суд с заявлением о признании отказа в регистрации недействительным.

Роспатент сослался на то, что условия договора не соответствуют понятию лицензионного договора о выдаче исключительной лицензии. По закону исключительная лицензия – это предоставление лицензиату права использовать объект интеллектуальной собственности без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Однако стороны указали, что, несмотря на выдачу исключительной лицензии, лицензиар все-таки может заключать лицензионные договоры с другими лицами. Следовательно, договор, представленный на регистрацию, содержал внутренние противоречия. А это считается основанием для отказа в регистрации (подп. 10 п. 7.10 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 321).

Суды первой, апелляционной, кассационной инстанций согласились с аргументацией Роспатента и не удовлетворили заявление лицензиара.

Однако Президиум ВАС РФ занял противоположную позицию. Он указал, что закон не конкретизирует объем передаваемых правомочий в рамках как исключительной, так и неисключительной лицензии. Стороны вправе самостоятельно определить способ использования объекта интеллектуальной собственности. В противном случае (т. е. если бы закон лишал стороны возможности устанавливать объем полномочий) гражданские права лицензиара были бы ограничены, что противоречило бы статьям 1, 9, 421 Гражданского кодекса РФ.

По мнению Президиума ВАС РФ, заявитель (лицензиар) предоставил лицензиату право использовать изобретение в конкретных пределах. При этом лицензиар лишился возможности предоставить такое право третьим лицам в отношении аналогичных способов использования. Однако применительно к любым другим способам (т. е. к тем, которые стороны не указали в договоре) лицензиар исключительную лицензию не выдавал. При этом закон позволяет включить в один и тот же лицензионный договор (но в отношении различных способов использования) условия, характерные для лицензионных договоров разных видов, то есть и для исключительной, и для простой лицензии (п. 3 ст. 1236 ГК РФ). Такой договор не противоречит императивным нормам Гражданского кодекса РФ.

По этим причинам Президиум ВАС РФ отменил судебные акты нижестоящих судов и признал решение об отказе в регистрации лицензионного договора недействительным (постановление Президиума ВАС РФ от 12 марта 2013 г. № 13921/12).

Получение лицензии: пошаговые инструкции

Перечень видов деятельности, на которые требуется лицензия, определен в Законе о лицензировании, в частности, это медицинская, образовательная, частная охранная деятельность. Порядок получения лицензий на разные виды деятельности подробно рассмотрен в «Путеводителе по госуслугам для юридических лиц», перейти к которому можно сразу из закона.

В Путеводителе вы найдете:

— пошаговый порядок действий по получению нужной лицензии;

— списки необходимых документов и порядок их оформления;

— дополнительные требования, ответственность;

— информация о возможных основаниях отказа в выдаче лицензии;

— спорные вопросы на основе судебной практики;

Быстро перейти к рекомендациями по получению лицензии в системе КонсультантПлюс можно из Закона о лицензировании (ст. 12) по ссылкам на Путеводитель в перечне видов деятельности или по запросу в Быстром поиске, например «медицинская лицензия».

Статья 1239. Принудительная лицензия

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия).

Комментарий к Ст. 1239 ГК РФ

1. Принудительные лицензии представляют собой ограничения из общего режима исключительного права, обусловленные, как правило, необходимостью развития экономики, обеспечения национальной безопасности страны.

Принудительная лицензия допустима лишь в случаях, прямо предусмотренных ГК РФ, и может касаться использования только определенных результатов интеллектуальной деятельности. Такой вид лицензий был предусмотрен и ранее действовавшим законодательством, в частности Патентным законом.

Комментируемая статья содержит общие положения о принудительных лицензиях, конкретизация данных положений определена в п. 1 ст. 1362 ГК РФ — принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец, п. 1 ст. 1423 ГК РФ — принудительная лицензия на селекционное достижение.

В остальных случаях использование авторских, смежных прав, прав на средства индивидуализации, топологий интегральных микросхем осуществляется на добровольной основе и правообладатель может быть понужден к заключению договора только в соответствии с добровольно принятым на себя обязательством (предварительным договором).

2. Дело о предоставлении принудительной лицензии может быть возбуждено только при наличии права на иск и рассматривается судом с применением положений п. 1 ст. 445 и ст. 446 ГК РФ. Обязательным условием для выдачи принудительной лицензии является отказ патентообладателя от заключения лицензионного договора.

Принимая решение о предоставлении лицу права использования результата интеллектуальной деятельности, суд должен в резолютивной части решения указать условия лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии. С учетом этого предполагаемые условия предоставления такой лицензии должны быть приведены в исковом требовании (п. 1 ст. 1362 и п. 1 ст. 1423 ГК). Основаниями для удовлетворения требования о принудительной лицензии являются следующие:

— изобретение или промышленный образец не используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента;

— полезная модель не используется патентообладателем в течение трех лет со дня выдачи патента.

Наряду с указанными обстоятельствами основанием для удовлетворения требований является наличие доказательств недостаточного предложения соответствующих товаров, работ или услуг на рынке. Например, в результате бездействия правообладателя спрос на товар превышает предложение. Кроме того, заинтересованное лицо предварительно должно обратиться к патентообладателю с предложением заключить лицензионный договор на условиях, соответствующих сложившейся практике, и получить отказ патентообладателя от заключения договора (в ином случае патентообладатель в течение указанного в оферте срока, который не должен быть менее 30 дней, может не дать ответа на оферту).

Как отмечается в п. 18 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., установив наличие оснований требовать предоставления принудительной лицензии, суд рассматривает имеющиеся разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии.

Отношения по принудительной лицензии могут быть прекращены применительно к положениям ст. 450 ГК РФ (в том числе в судебном порядке по иску патентообладателя на основании абз. 3 п. 1 ст. 1362, п. 4 ст. 1423 ГК). Односторонний отказ от принудительной лицензии недопустим.

Согласно п. 4 ст. 1232 ГК РФ основанием для государственной регистрации предоставления права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации является соответствующее решение суда.

3. При выдаче принудительных лицензий важное значение имеют гарантии для правообладателя, а именно:

— принудительная лицензия допускается только в судебном порядке;

— вид лицензии — неисключительная;

— принудительная лицензия не может быть безвозмездной, за исключением случаев создания объекта по государственному контракту;

— законодательством предусмотрено право на получение соответствующей компенсации патентообладателем (например, согласно ст. 1362 ГК суммарный размер платежей по принудительной лицензии, выданной в связи с злоупотреблением патентообладателем исключительными правами, должен быть установлен не ниже, чем цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах) или только автором, если объект создан по государственному контракту (п. 7 ст. 1373 ГК);

— в лицензии должны быть предусмотрены определенные ограничительные условия (срок, территория, способы использования);

— возможность прекращения принудительной лицензии, выданной при злоупотреблении правообладателем исключительным правом, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение маловероятно.

Статья 1362 ГК РФ. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель — в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении лицензии, указанной в абзаце первом настоящего пункта, и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения принудительной простой (неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением этой лицензии прав.

Предоставление в соответствии с правилами настоящего пункта принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения, относящегося к технологии полупроводников, допускается исключительно для его некоммерческого использования в государственных, общественных и иных публичных интересах или для изменения положения, которое в установленном порядке признано нарушающим требования антимонопольного законодательства Российской Федерации.

2. Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента. В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые обладателем второго патента условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения или полезной модели, размер, порядок и сроки платежей. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии. Полученное по этой лицензии право использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента.

Суммарный размер платежей за принудительную простую (неисключительную) лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

В случае предоставления в соответствии с настоящим пунктом принудительной простой (неисключительной) лицензии обладатель патента на изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение простой (неисключительной) лицензии на использование зависимого изобретения, в связи с которым была выдана принудительная простая (неисключительная) лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике.

3. На основании решения суда, предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет государственную регистрацию предоставления и прекращения права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на условиях принудительной простой (неисключительной) лицензии.

Комментарии к ст. 1362 ГК РФ

1. Пункт 1 ст. 1362 регулирует отношения по поводу предоставления т.н. принудительных лицензий. Возможность выдачи таких лицензий предусмотрена в Парижской конвенции, ст. 5A (2) которой гласит, что «. страна Союза имеет право принять законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий, для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например в случае неиспользования изобретения». Принудительная лицензия не является лицензионным договором, а объем и условия использования запатентованного изобретения, промышленного образца или полезной модели определяются в судебном решении, принятом по иску о ее предоставлении.

Прежняя редакция комментируемого пункта также предусматривала возможность принудительного лицензирования, но, учитывая положения ст. 31 Соглашения ТРИПС, в рассматриваемый пункт были внесены изменения, детализирующие обстоятельства, при которых допускается предоставление принудительных лицензий. Необходимо отметить, что как прежняя, так и новая редакция имеют скорее теоретическое значение, поскольку до настоящего времени в России не было ни одного случая ее практического применения.

2. Пункт 2 комментируемой статьи регулирует еще один случай выдачи принудительной лицензии — в ситуации, когда при использовании одного запатентованного изобретения «автоматически» используется другое запатентованное изобретение или запатентованная полезная модель. Если патент на это изобретение или полезную модель принадлежит другому лицу, то использование первого запатентованного изобретения требует его разрешения. В этой ситуации, при отказе другого патентообладателя предоставить лицензию, первый патентообладатель вправе обратиться в суд с иском о предоставлении принудительной лицензии. Используемое в комментируемой норме условие о важном техническом достижении направлено на защиту интересов обладателя «мешающего» патента, а сама норма обеспечивает определенный баланс интересов обоих патентообладателей и общества в целом (поскольку последнее заинтересованно в создании и использовании важных технических решений; при отсутствии этой нормы более важное изобретение могло бы просто не патентоваться, а сохраняться в тайне). Если принудительная лицензия в соответствии с решением суда предоставляется, у второго патентообладателя возникает право на получение от первого аналогичной лицензии на то изобретение, для обеспечения использования которого была предоставлена принудительная лицензия. Следует обратить внимание на то, что положения п. 2 не позволяют требовать предоставления принудительной лицензии для обеспечения возможности использования запатентованной полезной модели. Такое ограничение представляется разумным и справедливым, поскольку патент на полезную модель выдается без проверки ее патентоспособности.

3. В пункте 3 статьи федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности предписано осуществлять государственную регистрацию принудительной простой (неисключительной) лицензии только на основании решения суда.

Статья 1362. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель — в течение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца. В исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок и сроки платежей.

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении лицензии, указанной в абзаце первом настоящего пункта, и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей за такую лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом случае суд устанавливает срок и порядок прекращения принудительной простой (неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением этой лицензии прав.

Предоставление в соответствии с правилами настоящего пункта принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретения, относящегося к технологии полупроводников, допускается исключительно для его некоммерческого использования в государственных, общественных и иных публичных интересах или для изменения положения, которое в установленном порядке признано нарушающим требования антимонопольного законодательства Российской Федерации.

2. Если патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента. В исковом требовании должны быть указаны предлагаемые обладателем второго патента условия предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования изобретения или полезной модели, размер, порядок и сроки платежей. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии. Полученное по этой лицензии право использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента.

Суммарный размер платежей за принудительную простую (неисключительную) лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах.

В случае предоставления в соответствии с настоящим пунктом принудительной простой (неисключительной) лицензии обладатель патента на изобретение или полезную модель, право на использование которых предоставлено на основании указанной лицензии, также имеет право на получение простой (неисключительной) лицензии на использование зависимого изобретения, в связи с которым была выдана принудительная простая (неисключительная) лицензия, на условиях, соответствующих установившейся практике.

3. На основании решения суда, предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности осуществляет государственную регистрацию предоставления и прекращения права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на условиях принудительной простой (неисключительной) лицензии.

Комментарий к Ст. 1362 ГК РФ

1. Принудительное лицензирование может рассматриваться как ограничение исключительного права в части свободы распоряжения этим правом. В ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности принудительная лицензия трактуется как мера по «предотвращению злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом». Существует два принципиально разных случая принудительного лицензирования: во-первых, в связи с неиспользованием патентообладателем запатентованного решения (п. 1 комментируемой статьи) и, во-вторых, в связи с патентованием зависимого изобретения (п. 2 комментируемой статьи). Принудительная лицензия — это предоставление определенному лицу права использования запатентованного результата, исключительное право на который принадлежит другому лицу, по решению суда и на установленных судом условиях (ст. 1239 ГК). Принудительная лицензия может быть только простой (неисключительной) и распространяться только на территорию в пределах Российской Федерации. Государственная регистрация принудительной лицензии осуществляется на основании решения суда (п. 3 комментируемой статьи). Права и обязанности сторон по этой лицензии возникают не с момента вступления решения суда в законную силу, а с момента государственной регистрации.

Большое количество оценочных категорий в комментируемой статье не должно вызывать удивления, поскольку все эти категории подлежат установлению судом, который принимает решения исходя из конкретных обстоятельств каждого дела. Следует, однако, заметить, что судебная практика, связанная с рассмотрением конкретных дел по выдаче принудительных лицензий, на сегодняшний день в России отсутствует.

———————————
Речь идет о таких категориях, как «недостаточное использование объекта патентных прав», «недостаточное предложение товаров», «условия, соответствующие установившейся практике», «уважительные причины», «возникновение обстоятельств вновь маловероятно», «важное техническое достижение», «существенные экономические преимущества» и др.

2. Принудительное лицензирование осуществляется в связи с неиспользованием объекта патентных прав. Мысль о том, что «собственность обязывает», всегда была популярна в социологии и философии права. Но реальное воплощение этой мысли изначально присутствовало только в патентном законодательстве. Исторически существовало два подхода. Вначале общепринятый подход заключался в установлении краткого срока, в течение которого патентообладатель должен начать использование объекта, — в противном случае действие патента просто прекращалось. Гораздо позднее возникло регулирование, когда при тех же обстоятельствах, но уже при условии наличия общественного интереса патентное ведомство могло выдать «разрешение на эксплуатацию изобретения против воли изобретателя и определить вознаграждение по своему усмотрению». Интересно, что в СССР уже в 1920-е гг. принципиальные вопросы, связанные с выдачей принудительной лицензии, решались в судебном порядке .

———————————
См.: Канторович Я.А. Указ. соч. С. 236.

В п. 2 комментируемой статьи отражен, конечно, современный подход: при неиспользовании или недостаточном использовании (далее — неиспользование) объектов патентных прав самим патентообладателем он может быть понужден к выдаче принудительной лицензии . Судебная практика рассматривает эту ситуацию как случай заключения договора в обязательном порядке (п. 1 ст. 445 ГК), что влечет обязательное досудебное урегулирование отношений и рассмотрение судом только преддоговорных споров (ст. 446 ГК) .

———————————
Парижская конвенция по охране промышленной собственности не исключает и лишения прав на патент в случае, когда выдача принудительных лицензий окажется недостаточной для предотвращения злоупотреблений (ст. 5). Российский законодатель от этого варианта отказался.

Абзац 3 п. 18 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.

Обстоятельства, в силу которых патентообладатель становится обязанным к заключению лицензионного договора, имеют существенную специфику по сравнению с общегражданскими правилами. Предпосылки, условия и процедура выдачи принудительной лицензии следующие:

а) общие предпосылки принудительного лицензирования, находящиеся между собой в причинно-следственной связи — неиспользование объекта патентных прав в течение определенного срока и одновременно (в связи с этим) отсутствие достаточного предложения соответствующих товаров, работ, услуг. Термин «соответствующие», по-видимому, должен означать товары, работы, услуги, при производстве, выполнении и оказании которых должно использоваться запатентованное решение. Сроки неиспользования исчисляются со дня выдачи патента (не с даты приоритета!) и установлены в четыре года для изобретения и промышленного образца и в три года — для полезной модели;

б) наличие потенциального лицензиата (далее — лицензиат) — любого лица, «желающего и готового» использовать объект патентных прав. Указание на то, что лицензиат «готов использовать» запатентованное решение, возможно, должно толковаться таким образом, что лицензиат обязан представить доказательства своей возможности выпускать соответствующие товары, выполнять работы, оказывать услуги. Что касается доказывания наличия обеих предпосылок для принудительного лицензирования, то, учитывая отрицательный характер фактов (неиспользование объекта и отсутствие предложения), следует предположить, что их наличие презюмируется, соответственно опровержение этих фактов должно быть возложено на патентообладателя ;

———————————
В пользу такого подхода целесообразно в целях аналогии закона сослаться на ч. 1 п. 3 ст. 1486 ГК РФ.

в) досудебное урегулирование, при котором лицензиат должен направить патентообладателю оферту с предложением заключить с ним лицензионный договор «на условиях, соответствующих установленной практике». Оферта должна содержать все существенные условия договора (ч. 2 п. 1 ст. 435 ГК). Помимо существенных условий, предписанных в ст. 1235 ГК РФ, должны быть приняты во внимание положения комментируемой статьи. В целом лицензиат должен как минимум указать в оферте предмет договора (конкретный объект патентных прав с указанием номера и даты выдачи патента), способы использования объекта («объем использования»), размер, порядок и сроки платежей по договору. В соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 445 ГК РФ патентообладатель должен в течение 30 дней со дня получения оферты направить лицензиату извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора). Лицензиат вправе обратиться в суд с иском о предоставлении принудительной лицензии только после неполучения акцепта от патентообладателя или получения оферты на иных условиях;

г) иск о предоставлении принудительной лицензии подается лицензиатом в течение 30 дней со дня получения от патентообладателя оферты на иных условиях либо истечения срока для акцепта (ч. 2 п. 1 ст. 445 ГК). Предполагаемые условия предоставления принудительной лицензии (те же существенные условия, что были указаны в оферте) должны быть приведены в исковом требовании ;

———————————
Абзац 4 п. 18 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.

д) рассмотрение спора осуществляется в суде. В случае установления судом обеих предпосылок для принудительного лицензирования патентообладатель может воспользоваться правом на возражения, суть которых сводится к тому, что он должен доказать уважительность причин, по которым произошло неиспользование им запатентованного решения. Принятие судом этих возражений влечет за собой отказ в удовлетворении требований лицензиата. Сущность собственно спора лицензиата и патентообладателя касается определения условий принудительной лицензии. Суд соответственно рассматривает имеющиеся разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии;

е) вынесение судом решения при удовлетворении исковых требований: суд принимает решение о предоставлении лицензии (решение о предоставлении лицензиату права использования запатентованного решения) и указывает в резолютивной части решения условия предоставления лицензии (условия лицензионного договора) . Права патентообладателя защищаются тем, что независимо от предложений сторон по цене лицензионного договора суд устанавливает суммарный размер платежей не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах;

———————————
Абзац 4 п. 18 Постановления Пленума ВС РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.

ж) прекращение принудительной лицензии. Односторонний отказ от принудительной лицензии недопустим как со стороны патентообладателя, так и со стороны лицензиата. Лицензия прекращается по общим правилам, предусмотренным в ст. 450 ГК РФ для прекращения договора, т.е. по соглашению сторон или в судебном порядке по иску любой из сторон при существенном нарушении договора другой стороной (п. 2 ст. 450 ГК) или в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК) . В ч. 3 п. 1 комментируемой статьи содержится специальное основание для прекращения лицензионного договора в судебном порядке по иску патентообладателя: действие принудительной лицензии может быть прекращено, если исчезли предпосылки для принудительного лицензирования и «их возникновение вновь маловероятно». Это означает, что патентообладатель начал использовать свое решение, в связи с чем на рынке присутствует (будет присутствовать) достаточное предложение соответствующих товаров, работ, услуг, даже если лицензиат прекратит использование запатентованного решения. Во всех случаях прекращения лицензионного договора в судебном порядке суд должен установить срок и порядок прекращения принудительной лицензии. Права лицензиата прекращаются на будущее время в момент установленного срока прекращения принудительной лицензии.

3. Принудительное лицензирование может осуществляться в связи с патентованием зависимого изобретения. Зависимое изобретение долгое время трактовалось в отечественном законодательстве как патентоспособное изобретение, которое усовершенствовало, дополняло или изменяло другое охраняемое изобретение . В современной литературе суть зависимого изобретения ясно видна в случаях, когда при использовании одного запатентованного изобретения «автоматически» используется другое запатентованное изобретение или запатентованная полезная модель . Формально же «закон признает в качестве зависимого запатентованное изобретение, все признаки которого, приведенные в независимом пункте формулы, используются при использовании запатентованных другого изобретения или полезной модели» . Соответственно использование зависимого изобретения всегда будет нарушать права обладателя патента на основное изобретение (полезную модель). Закон, при условии доказанности обладателем зависимого патента того, что его изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед основным изобретением или полезной моделью, наделяет обладателя зависимого патента правом требовать предоставления ему принудительной лицензии по использованию основного патента.

———————————
См.: Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и столкновения патентных заявок // Патенты и лицензии. 2008. N 3 (СПС «КонсультантПлюс»).

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: Контракт; Инфра-М, 2009 // СПС «КонсультантПлюс» (п. 2 комментария к ст. 1362, автор — А.Д. Корчагин).

Определение ВАС РФ от 21 ноября 2007 г. N 8905/07.

Таким образом, основаниями выдачи принудительной лицензии в данном случае являются в совокупности наличие двух патентов (основного и зависимого), невозможность использования зависимого изобретения без нарушения прав обладателя основного патента, значимость зависимого изобретения в техническом и экономическом плане. Особенностью принудительной лицензии, выданной по решению суда в связи с зависимым изобретением, является то, что обладатель зависимого патента может передать другим лицам свои права лицензиата только путем отчуждения патента. При доказанности оснований для выдачи принудительной лицензии исключаются какие-либо специальные возражения обладателя основного патента. Не установлено и специальных оснований для прекращения действия принудительной лицензии.

Баланс интересов при выдаче рассматриваемой принудительной лицензии достигается тем, что обладатель основного патента имеет право на получение простой (неисключительной) лицензии на использование зависимого изобретения (ч. 3 п. 2 комментируемой статьи). Данная лицензия также является принудительной, т.е. выдается по решению суда в случае разногласий сторон по условиям ее выдачи в порядке, установленном комментируемой статьей (в той части, в которой она не противоречит сущности такой лицензии).

Еще по теме: